BGH-Entscheidung zu Rechtsdienstleistungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes aktuell veröffentlicht; Rechtsanwältin Warrlich erläutert die Entscheidung

Mit einem aktuell veröffentlichten Urteil vom 31.03.2016 (Az.: I ZR 88/15 – Rechtsberatung durch Entwicklungsingenieur) hat der BGH entschieden, dass die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte beim Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Europäischen Patentamt ebenso wie die Abwehr markenrechtlicher Ansprüche jeweils eine Rechtsdienstleistung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) darstellen. Verstöße dagegen können wettbewerbsrechtliche Ansprüche auf Unterlassung etc. auslösen.

Wer weder als Patentanwalt noch als Rechtsanwalt zugelassen und auch nicht nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz registriert oder als Vertreter vor dem Europäischen Patentamt zugelassen ist und gleichwohl als Vertreter für Unternehmen deutsche und europäische Patente, Gebrauchsmuster oder Marken anmeldet oder ein Unternehmen wegen einer eingetragenen Marke gegen eine markenrechtliche Abmahnung verteidigt, erbringt erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistungen gemäß § 3 RDG. Dies gilt auch für Werbung im Internet für entsprechende Tätigkeiten. Dies hat der BGH nun klargestellt und einer Klage der berufsständischen Vereinigung der Patentanwälte und Patentanwaltsgesellschaften (wie die Vorinstanzen) stattgegeben.

Erstmals bestätigt der BGH mit der Entscheidung, dass die berufsständische Vereinigung der Patentanwälte und Patentanwaltsgesellschaften als öffentlich-rechtlich organisierte Kammer eines freien Berufs zum Zwecke der Wahrung der Interessen ihrer Mitglieder nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG aktivlegitimiert ist. Dies war bisher noch nicht höchstrichterlich entschieden.

Bislang hatte der BGH auch die Frage noch nicht beantwortet, ob die Anmeldung und Verteidigung gewerblicher Schutzrechte eine Rechtsdienstleistung nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz ist. Lediglich für andere Tätigkeitsbereiche hat der BGH bereits entschieden, dass es sich um Rechtsdienstleistungen nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz handelt (so etwa für die Schadensregulierung für einen Versicherer und die Rechtsberatung zur Verkehrsfähigkeit von Lebensmitteln zum Verhalten gegenüber inländischen Behörden; BGH, Urteil vom 14.01.2016 – I ZR 107/14, GRUR 2016, 820 = WRP 2016, 861 - Schadensregulierung durch Versicherungsmakler; Urteil vom 04.11.2010 - I ZR 118/09, GRUR 2011, 539 = WRP 2011, 742 - Rechtsberatung durch Lebensmittelchemiker), im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes lag jedoch bislang keine Entscheidung vor. Erstmals wurde daher nun geklärt, dass die Anmeldung und Verteidigung gewerblicher Schutzrechte eine Rechtsdienstleistung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes ist.

Insoweit führt der BGH zunächst aus, welche Anforderungen an die „rechtliche Prüfung des Einzelfalls“ zu stellen sind, die das Vorliegen einer Rechtsdienstleistung nach § 2 Abs. 1 RDG begründet. Eine derartige Prüfung ist - wie erstmals Anfang dieses Jahres im Fall Schadensregulierung durch Versicherungsmakler (BGH, a.a.O.) entschieden – jede konkrete Subsumtion eines Sachverhalts unter die maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen, die über eine bloße schematische Anwendung von Rechtsnormen ohne weitere rechtliche Prüfung hinausgeht. Unter Zugrundelegung dieser Definition kommt der Senat zu dem Ergebnis, dass die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte ebenso wie die rechtliche Verteidigung gewerblicher Schutzrechte (hier: Abwehr markenrechtlicher Ansprüche) als Rechtsdienstleistung zu bewerten sei, weil sie über eine schematische Rechtsanwendung, die eine weitere Rechtsprüfung nicht erfordert, hinausgehe.

Auch eine Ausnahme nach § 5 Abs. 1 RDG lag nicht vor, weil der BGH diesbezüglich hohe Anforderungen an den erforderlichen sachlichen Zusammenhang der Rechtsdienstleistung mit der Haupttätigkeit stellt. Für einen Entwicklungsingenieur, der überwiegend technisch geprägte Produktentwicklung betreibt, für die Rechtskenntnisse kaum erforderlich sind, war der erforderliche sachliche Zusammenhang daher zu Recht zu verneinen.

Schließlich erläutert der BGH, dass die Auslegung der §§ 2 Abs. 1, 5 Abs. 1 RDG das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) nicht in ungerechtfertigter Weise beschränkt. Er kommt daher zu dem Ergebnis, dass ein Verstoß des Beklagten vorliegt und Ansprüche aus dem UWG i. V. m. § 3 RDG bestehen, bei welchem es sich nach gefestigter Rechtsprechung um eine Marktverhaltensreglung im Sinne des § 3a UWG handelt (BGH, Urteil vom 14.01.2016 – I ZR 107/14, GRUR 2016, 820, Rn. 12 = WPR 2016, 861 - Schadensregulierung durch Versicherungsmakler; Urteil vom 04.11.2010 - I ZR 118/09, GRUR 2011, 539 Rn. 23, 25 = WRP 2011, 742 - Rechtsberatung durch Lebensmittelchemiker).

Fazit:

Die Entscheidung des BGH ist zu begrüßen, denn nur so kann vermieden werden, dass die Anmeldung und Verteidigung gewerblicher Schutzrechte, die einen Kernbereich der (patent-)anwaltlichen Tätigkeit ausmachen, von Personen erbracht werden, denen die erforderliche Qualifikation fehlt. Für die Praxis folgt aus der Entscheidung, dass diejenigen, die im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes tätig sind, künftig sehr sorgfältig darauf zu achten haben, durch ihre Leistungen nicht die Schwelle zum Wettbewerbsverstoß zu überschreiten. Denn die Entscheidung kann für diejenigen, die eine Anmeldung und Verteidigung gewerblicher Schutzrechte rechtmäßig vornehmen können, eine willkommene Grundlage bieten, sich gegen die unberechtigte Erbringung dieser Leistungen durch Dritte zur Wehr zu setzen.



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